专利可不是你想修改就能修改的

A客户的发明专利申请被驳回,找到小贤希望小贤可以帮忙做驳回复审。
小贤在阅读A客户的发明专利申请文本时,发现,虽然驳回理由是涉案专利缺乏创造性,但该案件还有审查员未指出的明显缺陷:在审查意见答辩过程中,修改超出原始权利要求书记载的范围。
一、初始申请文本的权利要求1:
一软件,包括内置的第一数据库、第二数据库、第三数据库、第四数据库。
小贤注:上述写法,既未写有“或”,亦没有写“至少一种”,是明确可以理解为“该软件同时内置有以上四种数据库”。
二、专利局下发第一次审查意见,认为申请文件不具有创造性。此时,A客户觉得原机构写的不到位,要求原机构进行修改,原机构对权利要求1进行了以下修改:
一软件,包括内置有以下至少一种数据库:第一数据库、第二数据库、第三数据库、第四数据库、第五数据库。
其中,第五数据库在原始说明书中有所记载。
 
小贤注:上述修改方式,把“该软件同时内置有以上四种数据库”,修改为了“至少含有五种数据库中的任意一种”,那么也就是说明,“除了有任意一种外”,还可以是“有任意两种数据库的组合”、“有任意三种数据库的组合”、“有任意四种数据库的组合”、“有五种数据库的组合”。很显然,这是超出了第一次的“有第一数据库、第二数据库、第三数据库、第四数据库,四种组合”的保护范围。
 
三、随后,专利局以不符合创造性为理由驳回上述专利。A客户找到小贤,希望继续修改权利要求1:
一软件,至少包括第一数据库。
 
A客户的该诉求被小贤严正拒绝,因为原机构的修改已经超出了原始权利要求书记载的范围,而现在在复审阶段希望修改的方式,又进一步扩大了范围,是绝对不行的。
 
可能A客户一开始的想法是,原本要保护四五种数据库的,范围太大了,现在只要保护一种数据库,保护范围小了。
这恰恰是很多申请人对保护范围大小的错误认知,需要修正的:包含的特征越多,才是保护范围越小!
 
如果本案件想要争取授权,只能在复审期限内,争取在第一次申请文本的基础上,再做出不超出原始记载范围的方式进行修改。
 
这个时候,A客户又觉得“其实不需要四种数据库都有的,这样起不到自己希望的保护的效果”,如果不能做到以上修改,专利不如不要......
 
这时候,小贤也只能说:专利不是我们想怎么修改就能怎么修改的,有一定的游戏规则要遵守......
 
第一次递交的专利申请文本非常重要,一定要重点审核:①保护范围是否符合预期;②是否初步具有创造性;③是否为未来的修改做好布局;④是否为未来的无效做好布局;⑤是否为未来的维权做好布局......
创建时间:2026-03-31 15:01